亚马逊发明专利中立评估程序
发布时间：2021-05-31 作者：
专注领域：商标专利布局、域外诉讼管理、知识产权/技术转让、知识产权/技术许可、知识产权投融资、跨境知识产权争议解决。
专注领域：域外诉讼管理、知识产权/技术转让、知识产权/技术许可、知识产权投融资、跨境知识产权争议解决。
亚马逊于2019年推出发明专利中立评估程序（Utility Patent Neutral Evaluation Procedure, 简称“UPNEP”），旨在提供一种流程简便、成本低廉、快速有效的方法，解决亚马逊电商平台上的发明专利侵权纠纷。我们和美国律师常年合作处理亚马逊平台上的知识产权纠纷，发现UPNEP受到越来越广泛的认可，也希望将所获得的信息和经验分享给大家，不论是作为美国发明专利持有者的中国权利人，还是被投诉的中国卖家。需要说明的是，目前该机制仍处于试行阶段，很多细节仍未完全对外公开或定型，或不断地被修正中，本文分享的信息或对细节的论述不一定完全准确或已经最新核实。另，本文不构成法律建议，法律建议须以案件发生时点美国律师的具体建议为准。下面，本文将就“发明专利中立评估程序”的一些重要问题、细节点展开分析和讨论。
亚马逊是目前全球最大的电商平台，与此同时，中国的电商企业、传统外贸企业及新入场卖家正蜂拥进入亚马逊平台。根据电商数据公司Marketplace Pulse的报告，2021年1月，亚马逊平台的新卖家有75%来自于中国，而2020年同期这一数字为47%，2019年同期这一数字为41%。亚马逊美国站的中国卖家从2019年到2021年翻了一番，占比从28%提高到63%。亚马逊电商平台的激烈竞争导向，卖家对品牌、设计和技术的不停迭代升级，也反映在知识产权纠纷上。中国卖家面临来自全球权利人、竞争对手在商标、版权和专利方面的频繁审视和挑战，且涉及的知识产权实体问题越来越多且复杂，例如产品外观版权侵权和专利侵权的竞合、发明专利侵权等。亚马逊为维护平台上电商生态系统的平衡和健康，提供了快速的知识产权投诉和相关处理程序，但这些程序中亚马逊原则上并不就纠纷的是非曲直做出裁判，这个问题留给当事人间自行解决。对于相对容易判断的商标或版权侵权投诉，亚马逊可做证据的简单表面审查（如投诉人有无提供有效商标证明材料、被投诉产品是否明显侵犯投诉人商标）即可对被控产品链接或店铺做快速处理，甚至可能很快结案（即不再接受被投诉人申诉）；而对于被投诉人来说，如果其提供了直观的反驳证据（如合法商标授权、合法产品来源），也同样有机会促使亚马逊快速推翻或纠正其原先对产品链接或店铺的处理措施。大家需要明白的是，无论针对投诉还是对投诉的应对，亚马逊的核心关切是自身合规问题，即其是否遵照法律关于网络服务提供商责任的规定而行事，而非对知识产权纠纷本身的裁判或处理。亚马逊对任何投诉的处理并非任何法律意义上的裁判，当事人更无法凭借法律要求亚马逊对其处理投诉/申诉的方式和结果负责。若纠纷一方或各方出于任何原因需要第三方裁判实体法律问题，仍需向法院起诉寻求司法救济。亚马逊的上述快速处理机制必然导致了其处理结果的随意性和不一致性，类似的投诉或申诉到了不同工作人员的手里，处理结果可能大相径庭，令人难以捉摸。而对于那些更复杂的知识产权纠纷（例如发明专利侵权纠纷），该等快速机制显然更具不确定性并因此更容易引发争议。亚马逊平台若完全不提供更加实质的审查或纠纷解决机制，则一方面发明专利权利人在平台上维权的计划可能完全落空，另一方面被投诉人对原本往往有多种应对可能的专利侵权指控失去了机会。这些问题都可能会使人们对亚马逊逐渐失去信任感，这与亚马逊长期标榜重视知识产权保护的宣传背道而驰。因此，亚马逊平台、发明专利的专利权人和被投诉卖家，这三方都需要一个新的纠纷解决机制。“发明专利中立评估程序”正是在此矛盾背景下应运而生，由亚马逊于2019年在美国地区试点推出，该程序旨在不违背平台非裁判机构的原则下从便利度、可负担性、合理性和公允性等各方面甄别、设计出一个投诉人（权利人）和被投诉卖家（涉嫌侵权人）都能接受并受益的类似司法裁判的机制。尤其对于发明专利权人而言，其在亚马逊现有机制下维权难度较大。早些时候，亚马逊甚至要等权利人向其提供美国地区法院或美国国际贸易委员会（“ITC”）基于专利侵权判定而签发的命令，方肯对涉嫌侵权产品链接采取行动，而获得地区法院或ITC裁定专利侵权的命令是昂贵且不切实际的。亚马逊通常只会向卖家发出涉嫌侵权通知，并要求双方自行解决纠纷后方可能下架被控产品，而对于本身就比较复杂的发明专利来说，权利人与被投诉卖家往往是通过协商无法解决纠纷的。由于处理的随意性和不一致性，亚马逊也可能仅在获取了权利人提交的专利号后即采取产品下架措施，但也时常发生事后很快又将产品重新上架的情况。如前所述，亚马逊平台投诉知识产权侵权总体上很便利，这点正被越来越多的投诉人所利用。很多投诉人与其说是维权，还不如说是利用知识产权进行竞争（或者限制竞争），而这其中不乏滥用权利者，无权投诉、用瑕疵或失效的权利投诉、恐吓式投诉等情形时有发生，目的仅为将被投诉卖家的产品链接移除或关闭其店铺。从被投诉卖家的角度来说，如果相关产品因为专利侵权投诉被亚马逊从平台删除，或其被要求直接与专利权人协商否则产品将被删除，对被投诉卖家风险是极大的。如果不能达成解决方案，被投诉卖家只能选择提起确认不侵权诉讼或者向美国专利商标局（“USPTO”）提起专利无效程序，但这些应对措施又往往会引起专利权人的反诉，整个流程耗费巨大且旷日持久，这对于亚马逊平台上的绝大部分卖家（特别是非美国卖家）来说都是无法承受的，他们因此往往不对被投诉产品的下架通知提出质疑，只能被迫接受下架该被控产品。借助发明专利中立评估程序，专利权人可以列出涉嫌侵犯其美国专利的亚马逊标准识别号码（ASIN），交由亚马逊委托的第三方专家针对投诉情况进行评估，若结论是被控产品侵犯专利权，则亚马逊将强制移除该产品，若结论是不侵权，则亚马逊将允许该产品继续在平台上销售。该评估程序采取自愿和保密原则，仅适用于有效（未过期）的美国发明专利，且该专利的权利要求在被控产品上有所体现。简而言之，亚马逊给权利人和被投诉卖家提供一个专业的、中立的说理平台。该程序便捷高效、成本可控，是一个三方利好的程序。对专利权人来说，可以帮助其有效维权；对被投诉卖家来说，中立且专业的程序为被错误或不当指控的卖家提供救济；对亚马逊平台来说，可最大限度降低其间接侵权责任的风险，保障交易安全，同时平衡各方关系，维护平台声誉。通常情况下，发明专利评估程序的启动，由专利权人向亚马逊提交一份《亚马逊发明专利中立评估协议》（Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Agreement）的书面请求，专利权人可以同时针对多个卖家发起同一个程序，并最多能同时指控20个ASIN。亚马逊随后将协议发送给平台上被投诉侵权的卖家，由卖家选择参与评估程序，或者自行将被投诉产品从平台上删除。对于启动程序的请求，卖家可能做出以下两种不同反应：不予理睬和正面回应。如果卖家未在3周内做出回应，则专利权人胜利，卖家被投诉侵权产品将被移除。如果卖家选择参与评估程序，应在3周内签署并提交《亚马逊发明专利中立评估协议》。亚马逊将从拥有丰富专利纠纷处理经验的合作美国律师名单中选择一名合适的专利律师，作为专利中立评估员（下称“评估员”）。值得特别指出的是，被投诉卖家也可以主动申请启动中立评估程序，在目前该项目仍处于试点阶段时，这种情况下是否会实际启动程序取决于亚马逊的判定。专利权人和被投诉卖家应当分别向评估员支付4000美元的押金，结果胜方可获退该押金。该费用仅支付给评估员，亚马逊平台仅作为评估程序促进者，本身不收取任何费用。若专利权人未在2周内支付费用，则评估程序不会继续，卖家所支付的款项将被退回，亚马逊将保留被投诉侵权产品。若某卖家未支付费用，则对其而言评估程序取消，评估员通知亚马逊，亚马逊将移除被投诉侵权产品。若没有任何卖家支付费用，亚马逊会移除所有被投诉侵权的产品链接，并将投诉人支付的4000美元归还。评估员会为提交书面论证的流程制定2-3个月时间表，并设定严格截止日期。一般来说，该时间表会规定专利权人应在21天内提交Opening brief（“开场陈述”）；被投诉卖家应在收到开场陈述后14天内作出Reply brief（“答复陈述”）；最后专利权人还有7天的时间提交其答复陈述。评估员将在专利权人答复后的14天内做出决定。没有正当理由，该时间表不允许修改。若有一方未能在特定期限之前提交陈述，则评估员大概率会做出不利该方的裁判，其支付的4000美元也将被没收，但专利权人是有权放弃其答复陈述的。评估程序从选定评估员之日起，一般不超过10周。为保证程序迅速推进，除上述严格的时间限制外，还存在以下限制：评估者只做书面审理。专利权人和卖家需要向评估员提交附有支持性证据的书面材料。并且该书面材料具有页面限制，专利权人可提交总数不超过20页内容，包括开场陈述和答复陈述；被投诉卖家则可回应15页内容。双方当事人应通过电子方式提交照片、图标或其他证据，禁止展示实物。评估过程中没有开示证据（如陈述、文件请求、质询等），且各方都不能举行听证会。专利权人只能就专利的一项权利要求提出主张，其目的是让评估员相信被控产品可能侵犯其主张的专利。被投诉卖家可能在法庭中提出的辩护，有些在中立评估程序中不可行，最重要的是其无法基于现有技术提出专利无效抗辩。若要提出无效抗辩，卖方需要向USPTO申请授权后复审或另行在法院提起诉讼。被投诉卖家在答复陈述中，可以主张的辩护仅有以下3项：2） 争诉专利已被具有管辖权的法院、USPTO或ITC认定为无效或不可执行；3） 被控产品在专利最早申请日前一年或更早已被销售。评估员会在专利权人提交答复陈述的14天内，根据当事人各方提交的有限材料，充分考虑当事各方的证据和论点，对专利是否可能涵盖被控产品做出决定。若评估员认定专利权人有望证明被控产品侵犯了其所主张的权利要求，其不会提供任何说理；但若评估员认定专利人无望证明被控产品侵犯了其所主张的权利要求，则其有义务就该等认定提供一个简要的说明。权利人评估结果一般有以下四种情形： 若评估员判断被控侵权产品存在侵权行为，则专利权人胜。专利权人缴纳的4000美元将被退还。评估费用由被投诉卖家支付，被投诉侵权产品将被下架。若评估员判断被控侵权产品中不存在侵权行为，则被投诉卖家胜。评估费用由专利权人支付。卖家缴纳费用尽数退还，被投诉侵权产品将继续保留。若专利权人一次指控多名卖家，且权利人胜，则评估费用由被投诉卖家共同承担；反之，由专利权人承担。若多名被投诉卖家中，只有部分侵权，评估费用由权利人与被判定侵权卖家共同承担，侵权产品被删除，未侵权卖家可获全数退款且保留产品。专利权人和被投诉卖家可以在评估程序中自行和解，分成以下两种情形：除参与评估程序外，当事人可以选择在专利权人提交答复陈述之前进行和解，此时评估将终止，评估员可以收取最多1000美元以支付其评估服务，这1000美元由双方分摊。如果当事人在专利权人答复之后但在评估完成前和解，评估员可以保留最多2000美元，从专利权人处获取1000美元，从参与的卖家处保留共计1000美元。总之，利用发明专利中立评估程序，无论哪种情形，评估员在程序中做出判断后，收取的总费用不会超过4000美元，剩余款项退还给当事各方。很明确的是，发明专利中立评估程序没有设置可对评估员决定提出上诉的环节，当事人不能就评估方的决定联系或质问评估方。当然，该评估程序不影响当事人可另行在地区法院进行诉讼，任何一方当事人均可凭借法院的冲突裁判（若有）向亚马逊提出申诉，具体如下：被投诉卖家想在亚马逊恢复产品，可以通过诉讼获得“被控产品不侵权或投诉方主张的专利无效或无法执行”的判决或命令。将该判决或命令提交给亚马逊，亚马逊将被控产品重新上架。专利权人想在亚马逊移除投诉产品，可以通过诉讼获得“该产品侵权”的判决或命令。将该判决或命令提交给亚马逊，亚马逊将移除该被控产品。通过对程序全过程及其中重要细节的梳理，可以基本了解亚马逊发明专利中立评估程序。从上文对中立评估程序起源的介绍，也可以看出亚马逊推出该程序以平衡各方利益、解决知识产权纠纷的宗旨。那么具体对于持有美国发明专利的专利权人，以及被投诉侵权的中国卖家来说，亚马逊发明专利中立评估程序有何优势，或者说为何要选择进入该程序，本文从各方角度总结了以下几点。最重要的一点是，该程序便捷、有效、成本效益高。在美国进行专利诉讼一般需要很长时间，可能花费数十万甚至数百万美元。相比之下，亚马逊发明专利中立评估程序流程不超过4个月，只需要交付4000美元押金，且若胜利可拿回此押金。而此程序对评估内容和评估范围的限制，以及不摒弃民事诉讼的一些规则（如证据开示），保证了当事人代理律师的费用也大幅降低。首先，平台必然受理。普通投诉平台未必受理，尤其涉及到发明专利等复杂技术问题，但启动中立程序的申请，平台必然受理。在没有法院或ITC确认专利侵权的命令下，为有效打击专利侵权提供渠道。其次，极具时间及成本效益。于专利权利人而言，普通投诉阶段，申诉无需任何花费，被投诉人（卖家）大概率选择申诉，导致投诉流程可能被拉长。而中立评估程序中，被投诉人（卖家）必然权衡利弊，较多会选择直接下架或者和解谈判；或者甚至不参与评估，其被投诉产品因此直接被删除，专利权人的维权成本将大大降低。此外，利用该程序，专利权人可以一次性用同一专利权指控多名卖家和多至20个ASIN，极大提高了维权便利性，节约时间成本。并且，中立评估程序的决定不只具有个案效力，评估员的决定具有类似法院与ITC裁决/命令的法律效力，在将来的类似情形中亦可使用。首先，保护被错误或不当投诉的卖方。中立且专业的评估程序，能够保障被错误或不当投诉的卖方的权益。在中立评估程序中，卖方可以通过答辩提出自己的合理主张，对抗错误投诉、恶意投诉等。合规卖方有更大机会及时恢复正常运营，将涉嫌侵权纠纷的损失降到最低。其次，极具时间及成本效益。在普通投诉程序中，卖家的产品若被下架，只能去法院起诉寻求确认不侵权的命令，且权利人往往提起反诉。诉讼过程昂贵且拖延，将造成不可挽回的市场损失。从中立评估程序可能出现情形总结来看，卖家积极参与程序，其产品才有可能得以保留。而在没有把握获胜的情况下，自行下架或者和解谈判也是避免扩大损失的可行路径。通过中立评估程序，卖家拥有更多的选择路径，评估并选择对其商业影响最小的应对路径。虽然亚马逊发明专利中立评估程序为简化的专利纠纷解决程序，丰富的专利诉讼经验对于代理律师必不可少。其一，因该程序目前为试点项目，一般情况下由专利权人/投诉人启动，目前被投诉卖家更多只能应邀请加入。因此对于被投诉卖家，有经验的专利律师如能找到合适的理由，可以说服平台启动程序，或者迫使投诉方选择进入程序或撤销投诉，已有不少案例中被投诉卖家成功启动程序后，不当投诉方放弃。其二，专利诉讼的原则适用于中立评估程序，如禁止反悔原则等。其三，评估员一般会遵照联邦巡回上诉法院的判例，例如对专利权利要求进行解释的规则，评估员曾援引Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co.案，认定专利权人不得为了获得授权对权利要求进行一种解释而为了对付被控侵权人又做另一种解释，同时引用Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.案，说明排除最佳实施例的权利要求解释“是极少正确的，其需要有高度说服力的证据支持”；在一个实际发生的中立评估程序中，专利权人主张评估员不应在解释权利要求时引用现有技术，因为中立评估程序“不允许基于现有技术的专利无效辩护”，但评估员接受被投诉卖家律师的意见，引用联邦巡回上诉法院在Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Res., Inc.案中立下的一项原则，即“当某现有技术影响对一项含义模糊的权利要求的解释时，其就与字面侵权相关”，显然，专利权人没有意识到"用现有技术无效专利"与"在解释权利要求时，复核所引证现有技术，以确认和保持其有效性(有效范围)"之间的重要区别。由此可见，代理律师在发明专利中立评估程序中的陈述主张，必须足够审慎，且其必须具有专业的专利知识背景。综上所述，在零售业从传统线下模式向亚马逊等在线市场模式转变的大背景下，由于发明专利中立评估程序的种种优势、三方利好，未来将有越来越多的权利人和卖家利用发明专利中立评估程序来解决专利侵权纠纷。该试点项目实施过程已得到美国专利业界的广泛认可，发明专利中立评估程序再经过一段时间的修正与迭代，很有可能成为亚马逊知识产权纠纷解决生态中的正式程序，并慢慢地往亚马逊的其他区域站点，或者往外观专利等其他知识产权领域扩散。我们甚至有理由相信，类似于亚马逊发明专利中立评估程序的第三方裁判程序今后或许会被其他电商平台效仿，成为电商领域知识产权纠纷的替代性解决机制。1. Thomas Cunningham, Dustin Zak, What Patent Owners And Product Sellers Need To Know About Amazon’s Utility Patent Neutral Evaluation Procedure.2. Dennis J. McMahon, Esq., Venable LLP, Amazon’s experimental new patent evaluation program.3. Mark Rosenberg, Insight On Amazon’s Neutral Patent Evaluation Procedure.4. Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Res., Inc., 279 F.3d 1357, 1367 (Fed. Cir. 2002).5. Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1576 (Fed. Cir. 1995).6. Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996).7. Tarter Krinsky & Drogin LLP, Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Procedure.
