不知道“99专利”怎么敢说自己在混半导体-福建世礼律师事务所

不知道“99专利”怎么敢说自己在混半导体

发布时间：2021-11-04 作者：

作者刘淑娟

实习律师/实习专利代理师

专注领域：知识产权诉讼维权、知识产权风险防控与处理、知识产权权利获取、企业知识产权体系建构。

作者吴古威

律师/专利代理师

前言

国外有一家被人称“收专利税”的企业，包括苹果在内的多家大型科技企业都需要向它缴纳专利费，它就是高通。中国也有一家用一件“99专利”收“专利税”赚得盆满钵满的企业，它就是深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称朗科）。

本文将分析朗科“99专利”在专利运营方面的“作战计划”，希望对更多半导体企业今后的专利维权和专利运营提供一些思路。

一

朗科的第一轮“作战计划”

首先，让我们捋一下，朗科从1999年到2010年左右“三步走”的第一轮作战计划。

第一步：申请一件“好用”的专利——专利申请

1999年的11月，邓国顺、成晓华共同向国家知识产权局申请了“U盘专利”，请求保护一种快闪电子式外存储装置，申请号为CN99117225.6。2002年7月在中国申请得到授权，后期坊间多称之为“99专利”。2013年该专利还获得了第十五届中国知识产权最高奖项——中国专利金奖。

第二步：“好用”的专利拿来维权——专利维权

朗科主要诉讼时间轴

2002年，朗科将华旗告上法庭，2004年6月，深圳中院宣判朗科获胜。2006年，朗科与华旗在二审达成以华旗向朗科支付专利许可费的和解，为当时号称的“中国IT知识产权第一案”划上句号。此举，让更多的人认识到了专利，也让更多的人用上了U盘。北华旗、南朗科也都跃身成为知名大公司。
2004年，朗科以日本索尼作为第二个诉讼目标向深圳中院起诉，后于2006年达成和解，索尼公司同意向朗科公司购买USB闪存盘产品。
2008年，朗科利用“99专利”的美国同族专利，赴美诉美国PNY公司，发起了域外中国IT知识产权第一案，最终美国PNY公司与朗科签署专利授权许可协议。

第三步：“好用”的专利拿来收钱——专利运营

朗科曾和东芝、金士顿等知名企业签订专利授权许可协议，达到不战而屈人之兵！

二

朗科的第二轮“作战计划”

眼看着“99专利”要到期了，朗科故技重施，大面积提起诉讼，真正做到物（专利）尽其用！

那么，接下去就是真正的干货了。以下为朗科第二轮作战计划的诉讼可视化内容：

（一）整体情况分析

从上图可以看到，朗科从2014年至2020年的专利诉讼案例数量变化趋势。

从地域分布来看，朗科的起诉主要集中在北京市、广东省和广西壮族自治区，分别占比44.44%、38.89%和16.67%。其中北京市的案件量最多，达到8件。

(二) 案由分布

从上面的案由分类情况可以看到，朗科全部以侵害发明专利权发起诉讼，事实上涉诉的都是“99专利”。

（三）行业分布

从上面的行业分类情况可以看到，被起诉的企业主要集中在制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业以及金融业。

（四）程序分类

从上面的程序分类统计，可以看到相关案件的审理程序分布状况。一审案件有10件，二审案件有8件。

(五) 裁判结果

一审裁判结果

通过对一审裁判结果的可视化分析可以看到，朗科的一审胜诉率为100.00%。

二审裁判结果

通过对二审裁判结果的可视化分析可以看到，相关案件改判的有5件，占比为62.50%；维持原判的有2件，占比为25.00%；其他的有1件，占比为12.50%。

(六) 标的额

通过对标的额的可视化分析可以看到，相关案件标的额为100万元至500万元的案件数量最多，有8件；50万元以下的案件有6件；50万元至100万元的案件有1件；5千万元至1亿元的案件有1件。相对于所有的专利侵权诉讼，可以说“99专利”诉讼的平均标的额还是相当高的。

（七）审理期限

通过对审理期限的可视化分析可以看到，相关案件的审理时间更多处在365天以上的区间内，平均时间为717天。

（八) 法院

通过对法院的可视化分析可以看到，审理案件朗科相关案件的法院，由多至少分别为北京知识产权法院、广东省高级人民法院、北京市高级人民法院、广东省深圳市中级人民法院和广西壮族自治区南宁市中级人民法院。

需要特别说明的是，上面的可视化数据，是基于Alpha法律数据库中的判决文书数据，即不包括裁定文书数据。

三

得基础专利者得天下

基础专利是其他专利布局的核心，也是创新之魂。“99专利”正是因为属于基础性创新，而拥有了“金刚不坏之身”。

“99专利”授权后，艾蒙系统有限公司（后更名为晟碟以色列有限公司）于2003年6月向国家知识产权局专利复审委员会提出专利无效宣告请求，专利复审委员会于2007年7月作出第10970号无效宣告请求审查决定，维持“99专利”有效。晟碟以色列有限公司不服该决定，先向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，后向北京市高级人民法院提起上诉，上述法院均维判决持专利有效。

事实上，朗科获得“99专利”后，包括以色列M-Systems和新加坡Trek等声称自己是第一个发明了USB闪存盘在内的公司立即向中国国家知识产权局提出了无效，均以失败告终。

而在近几年的诉讼中，被告们依旧没有放弃对“99专利”发起无效挑战：

①在（2014 ）深中法知民初字第510号案件中，被告晶天电子（深圳）有限公司在一审中提交了如下证据：

根据《神州学人》1999年11月13日“火爆登场——留学生参加首届高交会纪实”一文报道，涉及“你看，这么大个优盘最小8兆字节，最大可达512兆字节，是传统普通软件的几百倍”等内容。

深圳中院认为：本案权利要求书之 1涉及方法发明专利，根据本段文字表述，不能认定本专利属于现有技术，故不予以采纳。

②晶天电子（深圳）有限公司于2016年10月再次向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告申请，专利复审委员会于2017年3月作出编号为31805号的《无效宣告请求审查决定书》，维持“99专利”继续有效。

③在（2018）粤民终430号案件中，作为被告的广州友拓数码科技有限公司，在二审提交了用于现有技术抗辩的如下新证据：

“烽烟掩盖下的头脑风暴”视频第6分40秒至6分56秒的解说词及字幕内容为“U盘就是在以色列军队发明并推广到全世界的”。但该视频未披露所提及U盘的相关技术方案。

二审法院认为：以上证据仅仅提及U盘这一名称，而未披露制造U盘的方法步骤。据此，本院既难以确定该等在先技术方案在先公开的时间，亦根本无法与被诉侵权技术方案进行技术对比。

虽然朗科的国内专利扛住了重重挑战，然而可惜的是，“99专利”的美国同族专利被前文提到的晟碟以色列有限公司提起无效，并在2015年8月被美国专利商标局宣告全部无效。至此，朗科在美国的专利维权受到了阻击。

四

权利要求是基础专利的核心

“99专利”的权利要求1为：

1.一种快闪电子式外存储方法，包括如下步骤：(1)在外存储装置内装用快闪存储介质，同时设置控制其存取数据和实现接口标准功能操作请求的固化软件；(2)对所述快闪存储介质内部数据按单一分块模式组织；(3)建立基于通用串行总线(USB)或IEEE1394总线的信息交换通道；(4)经由USB或IEEE1394总线引入所述外存储装置的工作电源；(5)按照USB标准或IEEE1394标准规定的规范方法在数据处理系统主机与所述外存储装置之间传送要交换的信息。

可以看到，“99专利”的权利要求1为方法权利要求。虽然方法权利要求相对于产品权利要求的举证较为困难，但是法院却大多认定被诉产品采用了“99专利”的方法，落入权利要求1的保护范围。比如下面的几个案例：

①在（2017）京73民初328号深圳市朗科科技股份有限公司与美光消费产品集团公司等侵害发明专利权纠纷一审中，被告美光公司辩称：一、涉案专利权利要求1为方法专利，且不属于产品制造方法专利，被控侵权产品亦非依照专利方法直接获得的产品。

但法院认定：

此过程证实被控侵权产品建立了能够被外存储装置中的固化软件所直接利用以在主机与外存储装置之间进行信息交换的、符合USB标准或IEEE1394标准的通道，即被控侵权产品能够再现权利要求1中的特征（3）。同时也证实被控侵权产品在建立了通道的基础上，由固化软件按照USB标准在主机与被控侵权产品之间进行信息交换，即被控侵权产品能够再现权利要求1中的特征（5）。

即法院认定被诉侵权产品能够再现“U盘专利”权利要求1中的方法步骤，亦即法院认定被诉侵权产品侵犯“99专利”的权利要求1。

②在（2018）粤民终430号，朗科诉广州友拓数码科技有限公司、杭州阿里巴巴广告有限公司侵害发明专利权纠纷二审中，二审判决书认定如下：

根据本案专利权利要求1的限定，当一个实施者使用该方法制造相应闪存装置时，其在制造全过程中必然要实施权利要求1中（1）到（3）等三个步骤。至于第（4）步骤“经由USB引入所述外存储装置的工作电源”以及第（5）步骤“按照USB标准规定的规范方法在数据处理系统主机与所述外存储装置之间传送要交换的信息”，通常系由闪存装置的使用者来实施的步骤。但本院依然支持朗科公司关于友拓公司实施了专利权利要求1的全部技术特征，落入专利权利要求1的保护范围。理由在于：

其一，按照生产经营的实际出发，难以想象一个产品制造者在制造一个合格闪存装置时，不对该装置进行“经由USB引入所述外存储装置的工作电源”以及“按照USB标准规定的规范方法在数据处理系统主机与所述外存储装置之间传送要交换的信息”这两个步骤的测试。这种在产品制造过程中必须进行的测试，实际上已经与制造产品的整个过程融为一体，可以广义的理解为属于制造的过程。

也即，虽然权利要求1的个别步骤无法被正面举证，但法院从制造后不可缺少的测试环节反向推定被告在制造被诉侵权产品时必然要使用“U盘专利”，从而落入权利要求1的保护范围。

以上两个案例也显示出“99专利”权利要求1的撰写水平之高，这样高水平的撰写到今天仍旧有很大的借鉴意义，也只有这样高水平的撰写，才能为基础专利保驾护航。

五

基础专利很有价值

但偶尔也会不灵

“99专利”的在中国司法程序中的唯一一次折戟，恐怕是“深圳市朗科科技股份有限公司诉北京旋极信息技术股份有限公司侵害发明专利权纠纷”一案。该案一审判决旋极公司赔偿朗科公司经济损失4000万元。但在（2018）桂民终720号二审判决书中，改判驳回朗科的全部诉讼请求，二审案件受理费合计683600元，也由朗科负担。

二审判决书中的改判理由通俗来说是：旋极公司的ComyiKEY220是一种智能密码钥匙产品，俗称U盾，主要用于构筑网上交易安全大门，进行网上银行身份验证和数字签名，二者属于完全不同的技术领域；产品的技术领域和实质技术特点既已不同，哪怕在某些特征或功能上的表观相似，也不构成专利侵权。可以说，如果“99专利”的撰写能够更多考虑“跨领域”的保护，也许会更加所向披靡，但这次折戟并不妨碍该专利成为经典的高价值专利。

旋极案也说明，20年过去了，技术在不断更迭，属于U盘的时代正走向尾声，一招鲜不能吃遍天下，有时还会亏本。

六

半导体诉讼“一触即发”

朗科“U盘专利”毫无疑问地站在了国内半导体专利保护与运营的顶峰。反观同时期国内企业，像朗科一样真正掌握基础专利的企业太少，有了基础专利还有运营意识的企业更少，更何况有时候专利还不给力。而这也从一个侧面解释了，为什么之前那么多年国内半导体领域的诉讼不温不火。

而随着半导体这盘大棋开始肩负着进口替代和破解“卡脖子”等历史使命的当下，国内企业争先在5G、人工智能、物联网、云存储与计算、高端制造、新能源车等风口领域上布局，可以说不是没有子弹，而是弹在腔中，随时可以上膛！

-END-

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